En la mayoría de las jurisdicciones, la gran mayoria de las solicitudes de registro de marcas corresponden a pequeñas empresas o invididuos o solopreneurs. Al iniciar un negocio, los solopreneurs están atrapados en las demandas y necesidades de hacer que su negocio despegue a un camino de crecimiento y la mayoría de las veces pasan por alto lo siguiente cuando se trata del tema de marcas registradas.
- No darse cuenta de que la protección de las marcas puede crear valor para su negocio.
La mayoría de las empresas nuevas, ya bien, están alquilando / arrendando espacios o sus dueños trabajan desde sus propias casas. Además, la mayoría está financiando su inventario de productos que venden o han tomado préstamos para promover los servicios que prestan.
Por lo tanto, cuando llegue el momento de vender o liquidar su negocio, no tendrán otro activo que no sea la lista de sus clientes y su propiedad intelectual, si la tuviesen protegida. No invertir en proteger sus marcas registradas disminuirá el valor de su negocio en el futuro.
- No realizar una búsqueda de disponibilidad de marca antes de seleccionar su(s) marca(s) para su negocio.
Para maximizar sus gastos, los solopreneurs evitan contratar a un abogado de marcas registradas para realizar una búsqueda de disponibilidad de marcas. La mayoría de las veces confían en sus propias búsquedas en Internet para buscar la marca seleccionada. En el proceso, olvidando que una búsqueda de disponibilidad de marca registrada, en los EE. UU., comprenderá, no solo, el registro federal de marcas, sino también el registro de marcas de cada estado. Buscará, no solo, las marcas activas, sino también las marcas canceladas o abandonadas. Esta búsqueda también comprenderá una búsqueda limitada de la web para el uso de marcas iguales y / o similares, y comprenderá una búsqueda no solo de marcas idénticas, sino también equivalentes fonéticamente. Aunque, no es obligatorio, generalmente recomendamos que realice una búsqueda de disponibilidad de marca antes de continuar con la presentación de una solicitud de marca.
- Esperar a que la Oficina de Marcas apruebe su solicitud para comenzar a utilizar la marca en el comercio.
A diferencia otras jurisdicciones, en los Estados Unidos, el uso real de la marca en el comercio crea derechos y prioridad sobre la marca y otros titulares, la propiedad sobre una marca comienza con la primera en utilizarla, no en la primera en presentarla. Por lo tanto, si se realizó una búsqueda de disponibilidad de marca registrada y mostró que la marca puede estar disponible, será en beneficio del propietario de la marca comenzar a utilizar la marca inmediatamente.
- No ampliar la protección a los países donde pretenden fabricar o comercializar sus marcas en un futuro cercano.
Hoy en día, la mayoría de los productos que se venden en los Estados Unidos de Norteamerica se fabrican en el extranjero. Es muy común encontrar pequeñas empresas que fabrican o usan sus marcas en países extranjeros.
A pesar de que en los EE. UU. El uso real de la marca en el comercio crea derechos y prioridad sobre otros y la propiedad sobre una marca comienza con el primer uso, la mayoría de las jurisdicciones extranjeras siguen el sistema de primero en tiempo, primero en derecho. Esto, combinado con el hecho de que no se requiere probar el uso real de la marca en el comercio para obtener el registro, ha facilitado que algunos fabricantes o distribuidores potenciales presenten una solicitud de protección de marca registrada de mala fe con la única intención de prevenir a los verdaderos propietarios de marcas o obtener beneficios economicos a cambio.
Por lo tanto, si la fabricación o comercialización de su marca en el extranjero es una necesidad para la empresa, se recomienda encarecidamente solicitar la protección de marca en esas jurisdicciones antes de proceder con cualquier contacto inicial o negociación para dicha fabricación o comercialización.
- Uso incorrecto de las denominaciones ®, TM o SM.
Aunque no es un requisito el uso de estos símbolos, se recomienda encarecidamente que los propietarios de las marcas los usen de manera adecuada para asegurarse de que el público sepa que tienen un registro federal o simplemente reclaman derechos consuetudinarios sobre la marca.
Estos símbolos representan:
® Símbolo de marca registrada. Es un símbolo de registro de marca federal reservado para marcas registradas, no pendientes, en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Debe tenerse en cuenta que está prohibido usar ® antes de que el certificado de registro sea emitido por la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos.
TM y SM están reservados para su uso por marcas no registradas.
TM: para ser usado en marcas no registradas que identifican PRODUCTOS tales como sodas, cereales, productos agrícolas y productos enlatados.
SM: para ser utilizado en marcas no registradas que identifican SERVICIOS como los de restaurantes, hoteles, agencias de viajes y agencias de importación / exportación, etc.
Es muy común encontrar propietarios de marcas de servicio utilizando la denominacion TM junto a su marca, cuando la denominación correcta sería SM. La identificación adecuada de sus derechos sobre la marca ayudará a solidificarla.
- Uso de términos genéricos, descriptivos y sugestivos en su marca.
Una marca comercial o marca de servicio incluye cualquier palabra, nombre, símbolo, dispositivo o cualquier combinación, utilizada o destinada a ser utilizada para identificar y distinguir los productos / servicios de un vendedor o proveedor de los de otros, e indicar la fuente de dichos productos/servicios.
Cuanto más arbitrarias sean las palabras usadas en la marca, mejor. Los términos genéricos, descriptivos y / o sugestivos no son distintivos y debilitan la protección otorgada en la marca. Por lo tanto, la selección de una marca fuerte y única es muy recomendable.
- No solicitar el registro ante las autoridades aduaneras para evitar la importación / exportación no autorizada de sus productos.
En la mayoría de los países industrializados, una vez que el propietario de una marca comercial obtiene un registro de marca en la Oficina de Marcas, el titular de la marca puede presentar una solicitud ante las Autoridades Aduaneras para evitar la importación / exportación no autorizada de sus productos.
La base de datos de registros de marcas ante las Autoridades Aduaner incluye información sobre todas las marcas registradas, incluidas las imágenes de estas marcas y quién está autorizado para importar / exportar dichos productos.
Los oficiales aduaneros controlan las importaciones para evitar la importación de productos con marcas infractoras y pueden acceder a la base de datos de registro en cada uno de los puertos de entrada.
De lo contrario, el mercado podría verse inundado de falsificaciones o de un competidor para usar su marca sin su consentimiento.
- No hacer valer sus derechos de marca después de obtener el registro.
La mayoría de las veces, los titulares de marcas comerciales se olvidan de la marca una vez que se obtiene un registro. Pensando que ahora tienen protección federal sobre su marca y la USPTO evitará que otros obtengan una marca registrada para las mismas marcas o similares.
Los propietarios de marcas comerciales deben estar atentos al registro y al mercado para evitar:
Uso no autorizado de su marca por otros; el hecho de no hacer cumplir su marca registrada podría representar perder los derechos otorgados.
Evitar que una marca se convierta en genérica; Cuando la marca, debido a su popularidad o importancia, se convierte en genérica o sinónimo de producto o servicio para el que está registrada, podría perder la protección otorgada por su registro.
Impedir el otorgamiento de marcas similarmente confusas por parte de la Oficina de Marcas.
- No utilizar la marca registrada.
Una vez que se concede un registro, la marca debe utilizarse, como se registró, para todos los bienes / servicios enumerados en el certificado de registro, de la misma manera que se registró.
Esto significa que, si presentó su marca en la clase 25 para prendas de vestir como camisetas, shorts, sombreros y gorras, con una palabra y un logotipo. Luego, después de asegurar el registro, la marca solo se usa en sombreros y gorras y sin el logotipo, no como está registrado y no para todos los productos enumerados en el registro, está abriendo el registro a un posible ataque de cancelación total o parcial por falta de uso de la marca como esta registrada.
Siempre se recomienda utilizar la marca registrada para todos los productos / servicios enumerados en el registro original. De lo contrario, una nueva solicitud de marca debe ser presentada.
- Pensando que está obteniendo la aprobación de la División de Corporaciones para abrir la corporación que está protegida.
En los Estados Unidos si desea abrir u operar un negocio debe registrarse ante la División de Corporaciones del estado en el que desea operar. Cuando una corporación presenta sus artículos de incorporación, la División de Corporaciones buscará en sus bases de datos para determinar si existe una corporación con el mismo nombre en el registro. Si no existe una corporación idéntica, se le otorga el derecho de operar en ese estado con ese nombre. Sin embargo, a menudo permiten registrarse, una corporación con un nombre similar siempre que no sea el mismo. Además, no realizan búsquedas en función de la similitud de los productos / servicios que se proporcionan. Mientras los nombres no sean idénticos, se le permite operar. No es lo mismo cuando un propietario de una marca comercial se le otorga la protección por parte de la Oficina de Marcas, un propietario de una marca comercial puede evitar que se registren marcas comerciales que se confundan de manera similar o que se utilicen en el comercio, incluso como nombre de una corporación.
He ayudado a innumerables empresas nuevas y solopreneurs evitan estos errores comunes. Me gustaría ayudarlo informándole sobre cómo proteger mejor sus derechos de marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual en los Estados Unidos y en el extranjero.
Augusto Perera, Esq.
Intellectual Property, Business and Legal Affairs Attorney
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