¡Depende!
Que un registro de marca aparezca en las bases de datos de la Oficina de Marcas como “MUERTO” no significa necesariamente que esté abandonado o no esté en uso.
Bajo la Sección 45 de la Ley, 15 U.S.C. § 1127, una marca se considera abandonada cuando “su uso ha sido descontinuado con la intención de no reanudar dicho uso”, y “[n]o usar durante 3 años consecutivos será evidencia prima facie de abandono”.
Hay dos elementos en un reclamo de abandono por falta de uso: la falta de uso de una marca y la intención de no reanudar el uso. El elemento clave aquí es “con la intención de no reanudar”. La intención de no reanudar puede inferirse de las circunstancias. La falta de uso durante 3 años consecutivos será evidencia prima facie de abandono. “Uso” de una marca significa el uso de buena fe de dicha marca realizado en el curso normal del comercio, y no realizado simplemente para reservar un derecho sobre una marca.
La evidencia de no uso de una marca durante tres años consecutivos constituye una demostración prima facie de abandono y crea una presunción refutable de que el propietario anterior ha abandonado la marca sin la intención de reanudar su uso.
Antes de proceder con el uso y el registro de una marca antigua abandonada, se recomienda encarecidamente investigar por qué la marca antigua ya no está en uso. ¿Fue que el propietario anterior cesó sus operaciones? ¿El registro está muerto y no está en uso? ¿Cuánto tiempo lleva abandonada la marca deseada? ¿La marca deseada está siendo utilizada por otra persona que no sea el propietario original?
Un abogado especializado en marcas debe realizar una búsqueda exhaustiva que puede incluir marcas federales de EE.UU., estatales de EE.UU. e internacionales (IR) con protección en EE.UU. medios para encontrar cualquier uso potencial de la marca abandonada.
Si el resultado es que la marca antigua no se ha utilizado en el comercio durante al menos tres años, se establece fácilmente un caso prima facie de abandono. Si no, se debe seleccionar una marca diferente.
Me gustaría ayudarlo aconsejándolo sobre cómo hacer una búsqueda de autorización de sus marcas y, posteriormente, solicitar protección antes de usar la marca en el comercio en los EE. UU. y en el extranjero.
