La respuesta corta es, depende. El título de una sola obra creativa, como un libro, no se considera una marca, por lo tanto, no se puede registrar. Ley de Marcas Registradas Secciones 1, 2 y 45, 15 U.S.C. §§ 1051, 1052 y 1127; En re Cooper, 254 F.2d 611, 117 USPQ 396, 400 (CCPA 1958).

Esto se debe a que el título de un solo libro “describe el libro y no está asociado en la mente del público con el editor, la imprenta”.

“La política detrás de esto es clara. Debido a que una marca comercial puede perdurar mientras se usa la marca, en el momento en que termina la protección de derechos de autor, otros tienen derecho a usar el trabajo subyacente, y también deben tener el derecho de llamarlo por su nombre.” Herbko Int’l Inc. v. Kappa Books, Inc., 308 F.3d 1156, 64 USPQ2d 1375 (Fed. Cir. 2002).

“Los trabajos creativos individuales incluyen trabajos en los que el contenido no cambia, ya sea que ese trabajo sea impreso, grabado o electrónico. Una representación teatral es un trabajo creativo único porque el contenido de la obra de teatro, musical, ópera o producción similar no cambia significativamente de una presentación a otra ”. En re Posthuma, 45 USPQ2d en 2014; MANUAL DE MARCA COMERCIAL DEL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN (TMEP) §1202.08 (a) (2019).

Por ejemplo, “los servicios educativos como los cursos universitarios son diferentes de las representaciones teatrales con guiones. De hecho, TMEP especifica que “[l] ive actuaciones de bandas musicales, series de televisión y radio, y seminarios educativos se presume que cambian con cada presentación y, por lo tanto, no son trabajos creativos únicos”. TMEP § 1202.08 (b) “.

Sin embargo, si el título identifica una serie de obras, realiza una función de marca registrada y es registrable.

“El nombre de una serie, al menos mientras aún se está publicando, tiene una función de marca registrada que indica que cada libro de la serie proviene de la misma fuente que los demás. El nombre de la serie no es descriptivo de ningún libro y cada libro tiene su nombre o título individual. El nombre de una serie es comparable al título de una publicación periódica, como una revista o un periódico ”. In re Cooper, 254 F.2d 611, 117 USPQ 396, 400 (CCPA 1958), cert. denegado, 358 U.S. 840 (1958).

Sin embargo, los tribunales han protegido el título de una sola obra una vez que se ha establecido un significado secundario.

En el caso de los títulos de libros, se puede rechazar una solicitud de marca comercial, según la Sección 2 (e) (1) de la Ley Lanham, si “(e) Consiste en una marca que (1) cuando se usa en o en relación con los productos del solicitante es meramente descriptivo o engañosamente erróneo de ellos “.

Un rechazo descriptivo se puede superar en la Sección 2 (f), la marca propuesta ha adquirido carácter distintivo.

“La distinción se adquiere mediante el” uso sustancialmente exclusivo y continuo ‘de la marca en el comercio “. In re Owens-Corning Fiberglas Corporation, 774 F.2d 1116, 227 USPQ 417, 424 n. 11 (Fed. Cir. 1985). Se puede registrar un título de una sola obra si la marca ha adquirido un carácter distintivo tal que ya no se considera simplemente como el título de una sola obra, sino como un indicador de origen.

“Para demostrar que una marca ha adquirido carácter distintivo, el solicitante debe demostrar que el público relevante entiende el significado principal de la marca como la identificación de la fuente de un producto o servicio en lugar del producto o servicio en sí”. Steelbuilding.com, 15 F. 3d 1293, 75 USPQ2d 1420, 1422 (Fed. Cir. 2005).

He ayudado a innumerables pequeñas y medianas empresas a navegar por las complejidades de lo genérico y lo descriptivo en el derecho de marcas para asegurar y proteger sus derechos de propiedad intelectual. También me gustaría ayudarlo protegiendo sus derechos sobre marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual.

Atentamente,

Augusto Perera, Esq.
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