Actualmente, más de 10 estados han legalizado la marihuana para uso recreativo y más de 15 han despenalizado el uso de marihuana con fines recreativos. Todo comenzó con Colorado y Washington en 2012.
Sin embargo, a nivel federal, la Ley de Sustancias Controladas (CSA) prohíbe, entre otras cosas, la fabricación, distribución, dispensación o posesión de cannabis que cumpla con la definición de marihuana. Además, la CSA hace que sea ilegal vender, ofrecer para la venta o utilizar cualquier instalación de comercio interestatal para transportar parafernalia de drogas, es decir, “cualquier equipo, producto o material de cualquier tipo que esté destinado o diseñado principalmente para su uso en la fabricación, componer, convertir, ocultar, producir, procesar, preparar, inyectar, ingerir, inhalar o introducir de otra manera en el cuerpo humano una sustancia controlada, cuya posesión es ilegal bajo [la CSA].” 21 USC §863.
Desafortunadamente, dado que la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés) es una agencia federal y como tal debe cumplir con las leyes y regulaciones federales, no se puede obtener un registro de marca federal para marcas de bienes o servicios que no sean legales de conformidad con la ley federal. Esto se debe a que el uso de una marca en el comercio debe ser legal según la ley federal para ser la base para el registro federal conforme a la Ley de Marcas Comerciales de los Estados Unidos.
Por ejemplo, si la marca en cuestión incluye o involucra la venta, distribución, entrega o despacho de marihuana, preparaciones a base de marihuana, extractos de marihuana o similares, independientemente de si es legal en su estado, la marca será rechazada.
El Proyecto de Ley Agrícola de 2018, en vigor desde el 20 de diciembre de 2018, modificó la Ley de Mercadeo Agrícola de 1946 (AMA) y modificó ciertas autoridades federales relacionadas con la producción y comercialización de “cáñamo/Hemp”. “Estos cambios incluyen la eliminación de” cáñamo/ Hemp”de la definición de marihuana de la CSA, lo que significa que las plantas de cannabis y los derivados, como el CDB, que no contienen más del 0,3% de THC sobre una base de peso seco, ya no son sustancias controladas por la CSA”. Cannabis y el CBD derivado de la marihuana (es decir, Cannabis sativa L. con más de 0.3% de THC en peso seco) aún viola la ley federal.
El 2 de mayo de 2019, la USPTO emitió nuevas pautas de examen para las marcas de cannabis y productos y servicios relacionados con el cannabis.
Para las solicitudes presentadas a partir del 20 de diciembre de 2018 que identifican productos que incluyen cannabis o CDB, la Ley Agrícola de 2018 elimina potencialmente la CSA como un motivo de rechazo de registro, pero solo si los productos se derivan del “cáñamo/ Hemp”.
Sin embargo, no todos los productos para CBD o productos derivados del cáñamo/hemp son legales después de la Ley Agrícola de 2018. Dichos productos también pueden plantear problemas de uso legal conforme a la Ley Federal de Medicamentos y Cosméticos para Alimentos (FDCA). Por ejemplo, el uso en alimentos o suplementos dietéticos de un medicamento o sustancia sometida a investigaciones clínicas sin la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) viola el FDCA. La Ley de Agricultura de 2018 preservó explícitamente la autoridad de la FDA para regular los productos que contienen cannabis o compuestos derivados del cannabis en virtud del FDCA. Por lo tanto, el registro de marcas para alimentos, bebidas, suplementos dietéticos o golosinas para mascotas que contengan CBD se seguirá rechazando como ilegal según el FDCA, incluso si se deriva del cáñamo/hemp, ya que dichos productos no pueden introducirse legalmente en el comercio interestatal.
En el caso de las marcas de servicio, cuando las aplicaciones reciten servicios relacionados con actividades relacionadas con el cannabis, se examinarán para verificar su cumplimiento con la CSA y la Ley de Agricultura de 2018. Dichas marcas de servicio para las compañías involucradas en la fabricación, distribución, dispensación o posesión de cannabis “la USPTO continuará rechazando el registro cuando los servicios identificados en una aplicación impliquen cannabis que cumpla con la definición de marihuana y abarque las actividades prohibidas por la CSA porque dichos servicios aún violar la ley federal “.
Para las solicitudes de marcas registradas que “recitan servicios relacionados con el cultivo o la producción de cannabis que es” cáñamo “en el sentido de la Ley Agrícola de 2018, el abogado examinador también emitirá consultas sobre la autorización del solicitante para producir cáñamo”.
Nuevamente, si los artículos o actividades con los que se pretende usar la marca son ilegales, no es posible el uso legal real en el comercio y no puede haber una intención fidedigna de usar legalmente la marca en el comercio. Por lo tanto, la USPTO rechazará el registro de su marca.
Otra opción es solicitar la protección de marca a nivel estatal. Sin embargo, dicho lugar de protección se limitará a los estados que han legalizado la marihuana, ya sea para uso recreativo o medicinal.
Me gustaría ayudarlo aconsejándole sobre cómo proteger mejor su marca de marihuana y otros derechos de propiedad intelectual en los EE. UU. Y en el extranjero.
Augusto Perera, Esq.
Intellectual Property, Business and Legal Affairs Attorney
Augusto Perera, P.A.
2525 Ponce de Leon Boulevard
Suite #300
Coral Gables, FL 33134
T:305-489-1901
T: 888-581-0816
F 305-721-1532
C: 786-200-8674 (Call, Text or WhatsApp)
E: ap@tmmiami.com
www.tmmiami.com