El 8 de noviembre de 2019, la Corte Suprema de los Estados Unidos otorgó certiorari para escuchar una apelación de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) de un 4to Tribunal de Apelaciones del Circuito de los Estados Unidos que afirma la decisión del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia revocando la denegación de registro por parte de la USPTO de la solicitud de marca registrada de booking.com.

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia encontró que “aunque la palabra “booking”es genérica para los servicios ofrecidos, el término BOOKING.COM en su conjunto era descriptivo. Una marca descriptiva, es registrable bajo la Sección 2 (f) de la Ley de Marcas, 15 U.S.C. §1052 (f), que “permite el registro de una marca que no es inherentemente distintiva en el Registro Principal a la prueba de que la marca ha adquirido distinción en relación con los productos o servicios del solicitante en el comercio”.

La pregunta presentada ante la Corte Suprema de los Estados Unidos es la siguiente:

Si la adición por parte de una empresa en línea de un dominio genérico de nivel superior (“.com”) a un término genérico puede crear una marca comercial protegible.

Existen cuatro categorías de distinción para las marcas registradas: (1) genéricas, (2) descriptivas, 3) sugestivas o (4) arbitrarias o fantasiosas. Ver George & Co. v. Imagination Entm’t Ltd., 575 F.3d 383, 393–94 (4th Cir. 2009). Las marcas sugestivas, arbitrarias o fantasiosas se consideran inherentemente distintivas y tienen derecho a protección. Los términos descriptivos pueden ser distintivos tras la prueba de que la marca ha adquirido carácter distintivo, y los términos genéricos nunca son distintivos, por lo tanto no registrables.

Booking.com argumentó que la marca es descriptiva, por lo tanto, registrable con la prueba del carácter distintivo adquirido y la USPTO argumentó que es genérica, por lo tanto, no registrable.

“Un término es genérico si es el” nombre común de un producto “o” el género del cual el producto en particular es una especie “, como LITE BEER para cerveza ligera o CONVENIENT STORE para tiendas de conveniencia. OBX-Stock, Inc., 558 F.3d en 340. ”

“En consecuencia, los términos genéricos nunca pueden obtener protección de marca registrada, ya que la marca registrada de un término genérico efectivamente otorga al propietario un monopolio sobre un término en moneda común.

“Por el contrario, los términos descriptivos, que pueden ser protegibles, describen una” función, uso, característica, tamaño o propósito previsto del producto “, como 5 MINUTE GLUE or KING SIZE MEN’S CLOTHING. Sara Lee Corp. v. Kayser-Roth Corp., 81 F.3d 455, 464 (4 ° Cir. 1996). Para estar protegido, un término descriptivo debe haber adquirido un significado secundario. Hunt Masters, Inc. v. Landry’s Seafood Rest., Inc., 240 F.3d 251, 254 (4th Cir. 2001) “.

“La distinción se adquiere mediante el” uso sustancialmente exclusivo y continuo ‘de la marca en el comercio”. In re Owens-Corning Fiberglas Corporation, 774 F.2d 1116, 227 USPQ 417, 424 n. 11 (Fed. Cir. 1985), citando, Levi Strauss & Co. v. Genesco, Inc., 742 F.2d 1401, 222 USPQ 939, 942 (Fed. Cir. 1984).

La Junta de Juicios y Apelaciones de la Oficina de Marcas, en la apelación de booking.com de la denegación de registro de USPTO, concluyó que “BOOKING.COM era un término genérico para los servicios ofrecidos, y por lo tanto no elegible para la protección de marcas, porque “BOOKING” se refiere genéricamente a “una reserva o arreglo para comprar un boleto de viaje o permanecer en una habitación de hotel “o” el acto de reservar dicho viaje o alojamiento”; “.Com” indica un sitio web comercial; y los consumidores entenderían que el BOOKING.COM compuesto resultante se refiere principalmente a un servicio de reserva en línea para viajes, tours y alojamiento, que son los servicios propuestos en las aplicaciones de Booking.com. Booking.com B.V.v. Matal, 278 F. Supp. 3d 891, 896 (E.D. Va. 2017) (que resume los hallazgos de TTAB). Como alternativa, la Junta de Juicios y Apelaciones concluyó que BOOKING.COM es meramente descriptivo de los servicios de Booking.com y que Booking.com no ha demostrado que la marca haya adquirido un significado secundario, como se requiere para la protección de la marca registrada “.

Booking.com admitió que el término es meramente descriptivo y había adquirido un significado secundario, por lo que podría registrarse, pero insistió en que la marca no es genérica.

El tribunal de distrito sostuvo que aunque “booking” era un término genérico para los servicios identificados, BOOKING.COM en su conjunto era sin embargo una marca descriptiva. El tribunal de distrito determinó además que Booking.com había cumplido con su carga de demostrar que la marca propuesta había adquirido un significado secundario y, por lo tanto, era protegible.

Por el contrario, otros circuitos que encontraron que los nombres de dominio genéricos como marcas son genéricos, incluidos HOTELS.COM, LAWYERS.COM, ADVERTISING.COM y MATTRESS.COM.

En este contexto, lo más probable es que la Corte Suprema de EE. UU. escuche el caso en la primavera y decida el caso en junio.

He ayudado a innumerables pequeñas y medianas empresas a navegar por las complejidades de lo genérico y lo descriptivo en el derecho de marcas para asegurar y proteger sus derechos de propiedad intelectual. También me gustaría ayudarlo protegiendo sus derechos sobre marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual.

Atentamente,

Augusto Perera, Esq.
Intellectual Property, Business and Legal Affairs Attorney

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