Rechazos por Descriptividad Según la Sección 2(e)(1) y Cómo Prevenirlos.
Entendiendo los Rechazos por Descriptividad de la Sección 2(e)(1)
La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) emite rechazos bajo la Sección 2(e)(1) de la Ley Lanham cuando una marca se considera “meramente descriptiva” de los productos o servicios. Este rechazo surge si la marca describe directamente una característica, calidad, función o propiedad del producto o servicio que identifica. Una marca descriptiva no es inherentemente distintiva y, por lo tanto, no puede funcionar como identificador de origen a menos que adquiera significado secundario a través del uso sustancial y reconocimiento por parte de los consumidores.
Por ejemplo, términos como “Yogur Cremoso” para una marca de yogur o “Entrega Rápida” para un servicio de mensajería probablemente serían rechazados bajo la Sección 2(e)(1) porque describen cualidades del producto o servicio ofrecido.
¿Por Qué Evitar las Marcas Descriptivas?
- Protección Débil: Las marcas descriptivas se consideran débiles porque no otorgan control exclusivo sobre palabras comunes que la industria necesita usar. Los competidores deben tener acceso a estos términos descriptivos para describir sus propios productos o servicios.
- Riesgo de Rechazo: La USPTO revisa rigurosamente las solicitudes de marca y suele denegar el registro si determina que la marca es meramente descriptiva.
- Difícil de Hacer Cumplir: Incluso si se usa una marca descriptiva, adquirir derechos de marca ejecutables mediante significado secundario puede llevar tiempo y ser costoso.
Estrategias para Prevenir Rechazos de la Sección 2(e)(1)
- Seleccionar Marcas Arbitrarias o Imaginarias:
- Opta por marcas arbitrarias (palabras sin relación directa con el producto, como “Apple” para computadores) o marcas imaginarias (palabras inventadas, como “Kodak”). Este tipo de marcas son inherentemente distintivas y más fáciles de proteger.
- Considera Marcas Sugestivas:
- Una marca sugestiva requiere imaginación o reflexión para conectar la marca con los productos o servicios (por ejemplo, “Netflix” sugiere entretenimiento basado en internet, pero no lo describe directamente). Estas marcas son lo suficientemente distintivas para ser registradas sin necesidad de probar un significado secundario.
- Realiza una Búsqueda Exhaustiva Antes de Presentar la Solicitud:
- Una búsqueda de marca completa ayuda a identificar si la marca podría ser rechazada bajo la Sección 2(e)(1). Esta búsqueda debe incluir la base de datos de la USPTO y fuentes de derecho consuetudinario para evaluar posibles problemas.
- Usar Elementos de Diseño:
- Agregar un diseño o logotipo distintivo a un término descriptivo puede aumentar la distintividad de la marca. Las marcas compuestas (palabra + logotipo) tienen mayores posibilidades de registro en comparación con las solicitudes solo de texto.
- Establecer un Significado Secundario:
- Si una empresa insiste en usar una marca descriptiva, puede invertir en esfuerzos de marketing para establecer un significado secundario, donde el público asocie la marca exclusivamente con la empresa. Sin embargo, este proceso lleva tiempo y recursos significativos.
- Registrar en el Registro Suplementario:
- Si una marca es inicialmente rechazada por ser descriptiva, solicitar su inclusión en el Registro Suplementario ofrece una vía para obtener protección limitada mientras se construye el significado secundario. Con el tiempo, una marca en el Registro Suplementario puede pasar al Registro Principal si adquiere distintividad.
Ejemplos e Ideas Prácticas
El rechazo de una marca descriptiva puede generar retrasos para las empresas, como se muestra en los ejemplos de errores comunes que cometen los propietarios de marcas. Evitar términos descriptivos en las marcas asegura un proceso de registro más fluido y reduce los riesgos de ejecución. Además, una estrategia bien diseñada, que incluya prácticas proactivas de registro y uso, puede prevenir futuros desafíos tanto en el mercado estadounidense como en mercados internacionales.
Conclusión
Los rechazos por descriptividad según la Sección 2(e)(1) son un obstáculo común, pero pueden evitarse con la estrategia adecuada. Las empresas deben priorizar la selección de marcas inherentemente distintivas que no describan meramente los productos o servicios que ofrecen. Realizar búsquedas diligentes, utilizar técnicas creativas de branding y comprender las sutilezas del derecho de marcas aumentará las posibilidades de registro exitoso y reducirá los riesgos legales en el futuro.
Si no está seguro de si su marca podría enfrentar una simple denegación por ser una marca descriptiva, contratar a un abogado de marcas en las primeras fases del proceso puede ahorrarle tiempo, dinero y frustraciones innecesarias. He ayudado a innumerables empresas a proteger sus marcas en los Estados Unidos y en el extranjero, ¡y estaré encantado de ayudarlo a usted también!