En una decisión muy esperada, el 30 de junio de 2020, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que agregar “.com” a una palabra genérica puede hacer que toda la combinación sea elegible para la protección de marcas registradas. Por lo tanto, afirmando la decisión del Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito Este de Virginia de revocar la denegación de registro por parte de la USPTO de la solicitud de marca de booking.com.

“Un término es genérico si es el” nombre común de un producto “o” el género del cual el producto particular es una especie “, como LITE BEER para cerveza ligera o TIENDA CONVENIENTE para tiendas de conveniencia. OBX-Stock, Inc., 558 F.3d en 340. “

“En consecuencia, los términos genéricos nunca pueden obtener protección de marca registrada, ya que la marca registrada de un término genérico efectivamente otorga al propietario un monopolio sobre un término en moneda común.

“La distinción se adquiere mediante el” uso sustancialmente exclusivo y continuo ‘de la marca en el comercio “. In re Owens-Corning Fiberglas Corporation, 774 F.2d 1116, 227 USPQ 417, 424 n. 11 (Fed. Cir. 1985), citando, Levi Strauss & Co. v. Genesco, Inc., 742 F.2d 1401, 222 USPQ 939, 942 (Fed. Cir. 1984).

Aunque el Tribunal rechazó “… la regla ofrecida por la PTO de que los términos” generic.com “son nombres genéricos …”, sí “… no adoptaron una regla que clasificara automáticamente dichos términos como no genéricos. Si cualquier término “genérico.com” dado es genérico, creemos que depende de si los consumidores realmente perciben ese término como el nombre de una clase o, en cambio, como un término capaz de distinguir entre los miembros de la clase “.

Por lo tanto, el Tribunal razonó que “el término es genérico depende de si los consumidores perciben el término como un indicador fuente”.

El Tribunal concluyó que el término “Un generico.com” también podría transmitir a los consumidores una característica de identificación de fuente: una asociación con un sitio web en particular “. “Los tribunales a continuación determinaron, y el PTO ya no discute, que los consumidores no perciben el término” Booking.com “de esa manera. Debido a que “Booking.com” no es un nombre genérico para los consumidores, no es genérico “.

https://www.supremecourt.gov/opinions/19pdf/19-46_8n59.pdf

He ayudado a innumerables pequeñas y medianas empresas a navegar por las complejidades de lo genérico y lo descriptivo en el derecho de marcas para asegurar y proteger sus derechos de propiedad intelectual. También me gustaría ayudarlo protegiendo sus derechos sobre marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual.

1 thought on “Actualización sobre el caso de Booking.com y el uso de marcas genéricas y nombres de dominio de nivel superior”

  1. Muy buen articulo, ayuda mucho en estar al dia de las nuevas leyes y sobre todo abrir la mente en un tema tan complejo como las reglas de propiedad intelectual. Gracias Abogado Perera por su colaboracion.

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