Obtener el registro federal de una marca es un paso importante para cualquier empresa. El registro puede ofrecer beneficios significativos, incluyendo derechos importantes para proteger la identidad y reputación de su negocio en Estados Unidos.
Sin embargo, obtener el registro no es el final del proceso.
Uno de los principios fundamentales —y con frecuencia olvidados— del derecho de marcas en Estados Unidos es que los derechos sobre una marca están vinculados a su uso. Si una empresa deja de utilizar una marca en el comercio, eventualmente puede poner en riesgo sus derechos y, potencialmente, su registro.
Para los propietarios de marcas, el mensaje es sencillo: proteger una marca requiere más que registrarla. Es necesario continuar utilizándola y mantener adecuadamente su registro.
Los Derechos de Marca se Construyen Mediante el Uso
A diferencia de otras formas de propiedad intelectual, una marca tiene como función principal identificar el origen de determinados productos o servicios y distinguirlos de los ofrecidos por terceros.
Esa función depende del uso comercial de la marca.
Una marca que continúa apareciendo en un certificado de registro, pero ha desaparecido del mercado, puede volverse vulnerable. Bajo la legislación federal de marcas, tres años consecutivos de falta de uso constituyen evidencia prima facie de abandono, aunque el abandono también puede determinarse bajo otras circunstancias.
Por ello, el uso continuo constituye un elemento importante de cualquier estrategia de protección de marcas a largo plazo.
¿Qué Significa «Uso en el Comercio»?
Ser propietario de un registro, un nombre de dominio, una cuenta de redes sociales o inventario antiguo no necesariamente demuestra el uso actual de una marca.
En términos generales, la marca debe utilizarse de buena fe en el curso ordinario del comercio, y no simplemente mediante una actividad simbólica realizada únicamente para preservar derechos.
En el caso de productos, esto generalmente implica utilizar la marca en los propios productos, sus etiquetas, empaques, exhibidores u otros medios permitidos mientras los productos se venden o transportan en el comercio.
En el caso de servicios, la marca generalmente debe utilizarse o mostrarse en relación con los servicios, y dichos servicios deben efectivamente prestarse en el comercio.
Los requisitos específicos pueden variar dependiendo de las circunstancias. Por ello, las empresas deberían evaluar periódicamente cómo están utilizando sus marcas registradas.
¿Qué Ocurre si una Empresa Deja Temporalmente de Utilizar una Marca?
Una interrupción temporal no significa necesariamente que los derechos sobre una marca desaparezcan inmediatamente.
Una empresa puede suspender temporalmente determinados productos o servicios debido a problemas en la cadena de suministro, remodelaciones, asuntos regulatorios, reestructuraciones, condiciones económicas u otras circunstancias legítimas.
Una cuestión importante será determinar si el propietario descontinuó el uso con intención de no reanudarlo.
Por ello, las empresas que atraviesan una interrupción deberían documentar cuidadosamente las circunstancias y sus planes de reanudar el uso, en lugar de asumir que el registro existente preservará indefinidamente sus derechos.
Su Registro ante la USPTO Debe Reflejar la Realidad de su Negocio
Los propietarios también deben recordar que mantener un registro federal requiere presentar periódicamente determinados documentos ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO).
En determinadas etapas, generalmente será necesario demostrar el uso continuo de la marca para los productos o servicios respecto de los cuales se pretende mantener la protección, salvo que sea aplicable alguna excepción.
Esta es otra razón para revisar periódicamente su portafolio de marcas.
Por ejemplo:
- El registro puede incluir productos o servicios que la empresa ya no ofrece.
- El logotipo puede haber cambiado.
- La titularidad puede haber cambiado después de una venta, fusión o reorganización empresarial.
- El uso actual de la marca puede diferir significativamente de la marca originalmente registrada.
Es preferible identificar y atender estos asuntos antes de que llegue una fecha límite ante la USPTO o surja una controversia.
Cinco Preguntas que Todo Propietario de una Marca Debería Hacerse
Revise periódicamente su portafolio y pregúntese:
- ¿Seguimos utilizando cada una de nuestras marcas registradas en el comercio?
- ¿Continuamos utilizando la marca para todos los productos y servicios incluidos en el registro?
- ¿Nuestro uso actual corresponde con la marca que registramos?
- ¿Tenemos evidencia adecuada que documente el uso actual?
- ¿Tenemos próximas fechas de mantenimiento o renovación ante la USPTO?
Si no está seguro de alguna de estas respuestas, puede ser un buen momento para realizar una revisión de su portafolio de marcas.
No se Olvide de las Licencias
El uso continuo también puede generar consideraciones importantes cuando una marca se licencia a franquiciados, distribuidores, compañías afiliadas u otros terceros.
Las licencias pueden ampliar significativamente el alcance comercial de una marca, pero su titular debe mantener un control apropiado sobre la naturaleza y calidad de los productos o servicios ofrecidos bajo ella.
Proteger una marca implica más que simplemente autorizar a un tercero a utilizar un nombre. Una adecuada estructura contractual y supervisión del uso son componentes importantes para proteger el prestigio y goodwill asociados con la marca.
Su Portafolio de Marcas Debe Evolucionar con su Empresa
Los negocios cambian.
Se descontinúan productos. Se introducen nuevos servicios. Los logotipos se modernizan. Las empresas se expanden internacionalmente. Las sociedades se fusionan o reorganizan.
Su portafolio de marcas debe evolucionar junto con su negocio.
Una revisión periódica puede identificar registros que requieren atención y, al mismo tiempo, descubrir marcas, nombres de productos, eslóganes o logotipos valiosos que la empresa está utilizando pero nunca ha registrado.
Por lo tanto, una auditoría no solamente protege los registros existentes; también puede identificar nuevas oportunidades de protección.
El Registro es el Comienzo, No la Meta
Obtener un registro federal constituye una inversión importante en su marca. Mantener esa inversión requiere atención continua.
Utilice sus marcas. Documente ese uso. Supervise sus registros. Mantenga actualizada la información sobre su titularidad. Revise su portafolio a medida que evoluciona su negocio.
Una estrategia sólida no consiste simplemente en obtener registros, sino en asegurarse de que esos registros continúen correspondiendo con las marcas que sus clientes realmente encuentran en el mercado.
¿Es Momento de Revisar su Portafolio de Marcas?
Si su empresa tiene marcas registradas que no han sido revisadas recientemente, este puede ser un buen momento para determinar si sus registros reflejan adecuadamente las operaciones actuales de su negocio.
Augusto Perera Intellectual Property Law asesora a empresas en materia de registro de marcas, mantenimiento y renovación de registros, auditorías de portafolios, licencias, cesiones y estrategias de protección de marcas.
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