Para muchos empresarios, asegurar una marca parece sencillo: se crea una marca, se usa en el mercado y los derechos quedan protegidos. Si bien eso puede ser cierto en Estados Unidos, la protección marcaria funciona de manera muy distinta en la mayoría de los demás países.
Comprender la diferencia entre los sistemas de marcas first-to-use (primero en usar) y first-to-file (primero en presentar) es fundamental para cualquier empresa que fabrique, distribuya, venda o planee expandirse internacionalmente. No reconocer estas diferencias puede exponer su marca a los llamados trademark squatters, a disputas legales costosas e incluso a la pérdida de los derechos sobre su propia marca.
Estados Unidos: un sistema first-to-use
Estados Unidos sigue un sistema marcario de primero en usar. Bajo la ley de marcas estadounidense, los derechos marcarios se establecen generalmente mediante el uso real de la marca en el comercio, y no simplemente por presentar una solicitud.
Esto significa que una empresa que sea la primera en usar una marca en el comercio interestatal puede tener derechos superiores frente a otra parte que presente una solicitud posteriormente. El registro ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) ofrece beneficios significativos y fortalece esos derechos, pero la titularidad tiene su raíz en el uso.
Por ejemplo, si la Empresa A comienza a vender productos bajo una marca antes de que la Empresa B presente una solicitud para la misma marca, la Empresa A puede tener derechos de prioridad con base en su uso anterior.
La mayor parte del mundo: un sistema first-to-file
A diferencia de Estados Unidos, la mayoría de los países opera bajo un sistema de primero en presentar. Esto incluye muchos mercados importantes como:
- China
- La Unión Europea
- El Reino Unido
- La mayoría de los países de América Latina
- Muchos países de Asia y África
En estas jurisdicciones, la primera parte que presenta una solicitud de marca generalmente obtiene los derechos sobre ella, sin importar quién la usó primero.
En un sistema first-to-file, el uso previo suele ser irrelevante. Si otra parte presenta una solicitud antes que el legítimo titular de la marca, esa presentación puede crear obstáculos significativos para el negocio que realmente está detrás de la marca.
El problema de los trademark squatters
Uno de los riesgos más significativos en los países first-to-file es el auge de los trademark squatters.
Los trademark squatters son personas o empresas que registran marcas ajenas con la intención de lucrarse con la reputación y el goodwill de la marca. Como muchas jurisdicciones first-to-file no exigen prueba de uso al momento de presentar, los squatters suelen obtener registros sin intención alguna de usar la marca legítimamente.
Una vez asegurado el registro, el squatter puede:
- Exigir un pago para transferir la marca.
- Bloquear el ingreso del verdadero titular al mercado.
- Impedir importaciones o exportaciones de productos de la marca.
- Iniciar acciones de enforcement contra el negocio legítimo.
En algunos casos, incluso distribuidores, fabricantes o socios comerciales locales legítimos pueden aprovecharse de un sistema first-to-file registrando la marca de una empresa extranjera a su propio nombre.
Por qué recuperarla puede ser costoso
Recuperar una marca de manos de un squatter rara vez es rápido o económico.
Según la jurisdicción, el titular de la marca puede necesitar:
Presentar una oposición
Si la solicitud de marca sigue en trámite, el legítimo titular puede oponerse al registro antes de que se vuelva definitivo.
Iniciar procedimientos de cancelación
Si la marca ya fue registrada, puede ser necesario iniciar procedimientos de cancelación para impugnar el registro por mala fe u otros fundamentos legales.
Estos procedimientos suelen requerir honorarios legales sustanciales, recolección de evidencia, traducciones, abogados locales y bastante tiempo. En algunas situaciones, las empresas determinan que pagarle al squatter para que transfiera el registro resulta menos costoso que enfrentar un litigio prolongado.
Lamentablemente, ese desenlace premia al actor de mala fe y genera costos innecesarios para el legítimo titular de la marca.
La expansión internacional exige protección internacional
Muchas empresas asumen que un registro de marca en Estados Unidos las protege automáticamente en todo el mundo. No es así.
Los derechos marcarios son, por regla general, territoriales: la protección debe obtenerse país por país o a través de los sistemas internacionales de presentación aplicables.
Si su empresa planea:
- Fabricar productos en el exterior,
- Distribuir productos internacionalmente,
- Vender a través de plataformas internacionales de comercio electrónico,
- Expandirse a mercados extranjeros, o
- Trabajar con distribuidores o proveedores extranjeros,
es altamente recomendable que busque protección marcaria en esas jurisdicciones antes de que surjan problemas.
Presentar temprano puede resultar mucho menos costoso que intentar recuperar una marca después de que alguien más la haya registrado.
Cómo proteger su marca de los trademark squatters
Dado que una marca representa la identidad de una empresa, perder el control sobre ella puede ser devastador.
La estrategia más eficaz y eficiente en costos es el registro proactivo de la marca en las jurisdicciones clave donde usted opera actualmente o planea hacer negocios.
Una estrategia marcaria integral puede incluir:
- Registrar las marcas antes de ingresar a mercados extranjeros.
- Presentar solicitudes en los países donde se fabrican los productos.
- Proteger las marcas en los países donde operan los distribuidores.
- Monitorear solicitudes de marca que puedan entrar en conflicto con su marca.
- Trabajar con asesoría marcaria experimentada para desarrollar un plan de protección internacional.
Dar estos pasos de forma temprana ayuda a evitar disputas costosas y a preservar derechos de marca valiosos.
Reflexiones finales
La diferencia entre los sistemas first-to-use y first-to-file es más que un tecnicismo legal: puede determinar quién es dueño de su marca en un país determinado.
Si bien las empresas estadounidenses se benefician de las protecciones por uso, esas protecciones suelen desaparecer una vez que el negocio cruza fronteras internacionales. En muchos países, la primera persona que presenta la solicitud es dueña de la marca, sin importar quién creó la marca o quién la usó primero.
Si su empresa fabrica, distribuye o vende productos internacionalmente, este es el momento de evaluar su portafolio de marcas e identificar las jurisdicciones donde pueda necesitarse protección.
Si está considerando una expansión internacional o quiere asegurarse de que sus marcas estén protegidas en todo el mundo, contacte a un abogado de marcas calificado para desarrollar una estrategia marcaria proactiva antes de que un squatter tenga la oportunidad de reclamar su marca.