Digamos que eres un fanático de Leo Messi, ¿verdad Miami? Supongamos que desea crear un sitio web para un club de fans en el que seguidores entusiastas o admiradores de Messi se reúnan para debatir, criticar, publicar noticias y compartir información sobre Messi. Digamos que desea registrar el nombre de dominio miamimessi.com o una variación del mismo.

¿Sería capaz de registrar el nombre de dominio?

Registrar el nombre de dominio es fácil y lo más probable es que, a menos que alguien más ya se haya registrado antes que tú, puedas hacerlo. Esto se debe a que el sistema de registro de nombres de dominio es un sistema por orden de llegada y ninguna de las empresas privadas a cargo del sistema revisa ni analiza si el dominio es confusamente similar a otro dominio o una marca comercial.

¿Serías capaz de usarlo para tu sitio web?

Todo depende de cuán agresivo sea el propietario de la marca registrada o el uso previsto.

El uso descriptivo y nominativo de una marca registrada se denomina uso legítimo. La ley permite el uso justo de una marca comercial porque no implica el propósito de identificación de la fuente de la marca ni implica patrocinio o respaldo del producto. El uso justo nominativo generalmente está permitido siempre que: (1) el producto o servicio en cuestión no sea fácilmente identificable sin el uso de la marca registrada; (2) solo se usa la parte de la marca que es razonablemente necesaria para identificar el producto o servicio; y (3) el uso de la marca no sugiere patrocinio o respaldo por parte del propietario de la marca.

La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (“ICANN”). ICANN creó la Política Uniforme de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio (“UDRP”) para abordar las disputas sobre la propiedad de los nombres de dominio y brindar una alternativa a los litigios.

Bajo las disposiciones de la UDRP. “Si hay una disputa sobre un nombre de dominio, de acuerdo con el párrafo 4(a) de la UDRP, el reclamante tiene la carga de probar ante un panel de la OMPI que:

(i) El nombre de dominio en cuestión “es idéntico o confusamente similar a una marca registrada o marca de servicio sobre la cual el Demandante tiene derechos

(ii) la Demandada no tiene “derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio

(iii) el nombre de dominio en cuestión “ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe”.

Sin embargo, si su objetivo es comprar muchos nombres de dominio de la marca famosa para revenderlos y obtener una ganancia, eso se considera ciberocupación. La Ley de Protección al Consumidor Anticiberocupación de 1999, Sección 2(1) establece “El registro, el tráfico o el uso de un nombre de dominio que es idéntico, confusamente similar o diluyente de una marca comercial o marca de servicio de otro que es distintivo en el momento del registro del nombre de dominio, sin tener en cuenta los bienes o servicios de las partes, con la intención de mala fe de beneficiarse de la buena voluntad de la marca de otro”.

En nuestro caso, Messi puede perseguir esto bajo la dilución de la marca, que se refiere al uso de una marca o nombre comercial en el comercio que es lo suficientemente similar a una marca famosa que, por asociación, confunde o disminuye la percepción del público de la marca famosa.

La dilución consiste en dos daños principales:

tarnishing (por deslucir o desacreditar)

y dilución by blurring (por difuminar o empañamiento)

La dilución por deslucir o desacreditar ocurre cuando el carácter distintivo de una marca famosa se ve afectado por la asociación con otra marca o nombre comercial similar.

La dilución por empañamiento ocurre cuando la reputación de una marca famosa se ve perjudicada por la asociación con otra marca o nombre comercial similar.

En resumen, si la marca está atenta y se entera, recibirá una comunicación de cese y desistimiento o, peor aún, utilizará el sistema UDRP para presentar una queja por la transferencia del nombre de dominio, por lo que lo más probable es que no pueda utilizar la marca famosa como parte de su nombre de dominio.