Uno de los asuntos legales más pasados por alto que enfrentan las empresas es qué ocurre con la propiedad intelectual (PI) cuando un fundador deja la compañía, o cuando la compañía se vende.
Los fundadores suelen asumir que, por haber creado el nombre de la empresa, el logotipo, el software, los materiales de marketing o los procesos propios, automáticamente son dueños de esos activos. Sin embargo, en muchos casos la ley llega a una conclusión distinta.
Entender quién es dueño de la propiedad intelectual de una empresa antes de la salida de un fundador o de la venta del negocio puede ayudar a prevenir disputas costosas y a proteger el valor de la compañía.
La propiedad intelectual suele ser el activo más valioso de la empresa
Para muchos negocios, la propiedad intelectual representa su activo más valioso. Puede incluir:
- Marcas
- Derechos de autor
- Patentes
- Secretos comerciales
- Software
- Bases de datos de clientes
- Materiales de marketing
- Métodos de negocio
- Procesos propios
- Nombres de dominio y activos digitales
Cuando la titularidad no es clara, los inversionistas, compradores y prestamistas suelen verlo como un riesgo legal significativo.
Los fundadores no siempre son dueños de lo que crean
Muchos emprendedores creen que, por haber concebido una idea o haber creado personalmente un logotipo, un sitio web, materiales de capacitación o software, siguen siendo dueños de esos derechos después de dejar el negocio.
La respuesta no siempre es tan simple.
La titularidad depende de varios factores, entre ellos:
- Cuándo se creó la propiedad intelectual.
- Si se desarrolló antes o después de constituirse la compañía.
- Si la titularidad fue cedida a la compañía.
- Las relaciones de empleo o de consultoría.
- Los acuerdos de accionistas, operativos o de fundadores.
- Las leyes de propiedad intelectual aplicables.
En muchas situaciones, la propiedad intelectual desarrollada para el negocio pertenece a la compañía y no al fundador individual.
La importancia de los acuerdos escritos
Una de las formas más eficaces de evitar disputas futuras es contar con acuerdos escritos claros.
Las empresas deberían evaluar si cuentan con:
- Acuerdos de cesión de propiedad intelectual.
- Contratos de empleo.
- Contratos con contratistas independientes.
- Acuerdos de fundadores.
- Acuerdos operativos o de accionistas.
- Acuerdos de separación que aborden la titularidad y el uso futuro de la PI.
Sin acuerdos debidamente redactados, las cuestiones de titularidad pueden volverse complicadas y costosas de resolver.
¿Vendiendo su negocio? Los compradores examinarán su portafolio de PI
Durante la venta de un negocio, la propiedad intelectual suele ser una de las primeras áreas revisadas en el due diligence legal.
Los compradores potenciales suelen preguntar:
- ¿La compañía realmente es dueña de sus marcas?
- ¿Se cedieron correctamente los derechos de autor?
- ¿Los empleados o fundadores cedieron las invenciones?
- ¿Están documentadas todas las licencias?
- ¿Existen exfundadores que puedan reclamar titularidad?
Las cuestiones de propiedad intelectual no resueltas pueden demorar, e incluso poner en riesgo, una transacción.
Cuando un fundador se va
Ya sea que la salida sea voluntaria o involuntaria, las empresas deberían revisar:
- La titularidad de las marcas.
- La titularidad de los derechos de autor.
- Las cesiones de patentes.
- Las obligaciones de confidencialidad.
- La protección de secretos comerciales.
- Los nombres de dominio y las cuentas de redes sociales.
- El código fuente del software.
- Las bases de datos de clientes y de marketing.
Una transición cuidadosamente planificada ayuda a minimizar la disrupción y reduce la probabilidad de disputas futuras.
Derechos de autor y la figura del “work made for hire”
En el caso de obras protegidas por derechos de autor —como software, sitios web, manuales, gráficos, videos y materiales de marketing— la titularidad suele depender de si la obra califica como “work made for hire” (obra por encargo) o de si los derechos fueron cedidos mediante un acuerdo escrito. Simplemente pagarle a alguien para que cree una obra no significa automáticamente que el negocio sea dueño del derecho de autor. En muchas situaciones, los acuerdos escritos son esenciales para establecer la titularidad.
Las patentes pueden seguir reglas distintas
La titularidad de una patente puede diferir de la titularidad del derecho de autor. Según las circunstancias y los acuerdos aplicables, los inventores pueden ser inicialmente dueños de los derechos de patente, salvo que hayan aceptado cederlos a la compañía. Las empresas dedicadas a la investigación, la tecnología o el desarrollo de productos deberían asegurarse de tener acuerdos adecuados de cesión de invenciones.
Planifique antes de que surjan los problemas
La titularidad de la propiedad intelectual debería abordarse mucho antes de que un fundador se vaya o de que el negocio se venda.
Dar pasos proactivos hoy puede ayudar a:
- Preservar el valor de la compañía.
- Reducir la incertidumbre legal.
- Facilitar futuras inversiones o adquisiciones.
- Proteger la ventaja competitiva de la compañía.
- Minimizar el riesgo de disputas de titularidad.
Reflexiones finales
Ya sea que esté lanzando un nuevo emprendimiento, sumando nuevos fundadores, planificando una transición de titularidad o preparando su negocio para la venta, la propiedad intelectual debería formar parte de su estrategia legal desde el principio.
Una titularidad clara, acuerdos debidamente redactados y una protección oportuna de la propiedad intelectual ayudan a resguardar los activos que hacen único a su negocio.
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