¿Está considerando registrar una marca que “Consista en o comprenda una materia inmoral, engañosa o escandalosa, o que pueda menospreciar o sugerir falsamente una conexión con personas, entidades vivas o muertas, instituciones, creencias o símbolos nacionales, o mala reputation? Una reciente decision del Tribunal Supremo de los Estados Unidos te puede ayudar en lograr dicho objetivo. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó el pasado 19 de junio que la disposición de la Sección 2 (a) de la Ley de Marcas sobre marcas que  denigren o menosprecien, es, en apariencia, inconstitucional porque viola la Cláusula de libertad de expresión de la Primera Enmienda de la Constitución. La Sección 2 (a) de la Ley Lanham (Ley de Marcas) prohíbe a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (“USPTO”) registrar marcas escandalosas, inmorales o despectivas. 15 USC § 1052 (a). Simon Shiao Tam nombró a su banda de rock “THE SLANTS” para usar el nombre de su banda para una declaración sobre cuestiones raciales y culturales. El mismo solicitó el registro de marca federal para su marca “THE SLANTS”, para proteger “Entretenimiento en forma de actuaciones en vivo por una banda musical”. “The Slants” era el nombre de su banda asiática-estadounidense con sede en Portland. Nombró a su banda “The Slants” para “reclamar” y “hacerse cargo” de los estereotipos asiáticos. Su solicitud de marca fue rechazada por la USPTO “encontrando que probablemente sea menospreciante para las” personas de ascendencia asiática “en virtud de la Sección 2 (a), que en su parte pertinente prohíbe el registro de marcas que” menosprecian … o poner en entredicho [t] o desprestigiar “y” personas, vivos o muertos.” El abogado examinador de marcas encontró que la marca probablemente se refería a personas de ascendencia asiática de una manera despreciativa, explicando que el término “slant” tenía “una larga historia de ser utilizado para burlarse y hacer parodia de una característica física” de personas de ascendencia asiática”.

Al considerar que esta restricción es inconstitucional, la Corte Suprema dictaminó que la cláusula de la Ley Lanham que prohibe el registro de marcas que denigren o menosprecien viola la cláusula de libertad de expresión de la Primera Enmienda. El Tribunal razonó que “es un principio fundamental subyacente a la Primera Enmienda que el gobierno no penalice la expresión privada simplemente porque desaprueba el mensaje que transmite”. La Corte rechazó el argumento del gobierno de que “el registro de marcas es un discurso del gobierno y, como tal fuera de la cobertura de la Primera Enmienda. “El Tribunal concluyó que” no hay un discurso del gobierno en cuestión en el rechazo de registros de marcas despectivas que aislarían la Sección § 2 (a) de la revisión de la Primera Enmienda “. La Corte razonó que simplemente porque el gobierno “… aprueba los mensajes expresivos transmitidos por las marcas. No puede negarse a registrar marcas porque concluye que tales marcas serán despectivas para otros. La regulación gubernamental en cuestión equivale a la discriminación en el punto de vista, y bajo el análisis de escrutinio estricto apropiado para el análisis de regulaciones gubernamentales de mensaje o punto de vista, concluimos que la proscripción de descrédito de la Sección § 2 (a) es inconstitucional”. Para pasar el escrutinio estricto, la ley o política debe haber sido aprobada para promover un “interés gubernamental convincente”, debe estar estrechamente adaptada para lograr ese interés, y debe ser el medio menos restrictivo para lograr ese interés.” Según la Corte, el argumento del gobierno también falló bajo el “escrutinio intermedio” menos estricto, que requiere que la ley impugnada fomente un interés gubernamental importante por medios que estén sustancialmente relacionados con ese interés. Según la Corte “Debido a que el gobierno no ha ofrecido ningún interés legítimo que justifique la Seccion § 2 (a), concluimos que también sería inconstitucional bajo el escrutinio intermedio aplicado tradicionalmente a la regulación de los aspectos de expresiones comerciales”.

¿Qué impacto tendrá esta decisión? Esta decisión ayudó a resolver un litigio de más de 25 años con respecto a la cancelación de los registros de marcas federales del equipo de la NFL de Washington para “WASHINGTON REDSKINS”. Un desafío legal a los registros federales de marca registrada del equipo de la NFL de Washington por parte de las tribus de nativo- americanas que consideraban el término es ofensivo y despectivo. En enero de 2018, con base en la decisión de Tam, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Cuarto Circuito anuló las decisiones que habían cancelado los registros federales de marca del equipo de la NFL de Washington. Además, esta decision, ayudó a un Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito Federal, cuando dictaminó que “Fuct, aunque vulgar, era un discurso protegido por la Primera Enmienda”. Erik Brunetti apeló una decisión de la USPTO al negarse a registrar su solicitud de la marca “fuct” para ropa. El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal anuló la segunda parte de la Sección 2 (a) de la Ley Lanham que prohíbe a los interesados ​​en registrar marcas con material considerado “inmoral” o “escandaloso”. La USPTO todavía está decidiendo si presentar apelación a la Corte Suprema de los EE. UU. para restablecer la prohibición de la Ley Marcas sobre marcas “escandalosas”. El 24 de mayo de 2018, la USPTO emitió directrices de exámenes para las solicitudes que reciban un rechazo “escandaloso o inmoral” bajo la Sección 2 (a), indicando que se suspenderá (o se mantendrá) el tramite pendiente del resultado final del caso “FUCT”. El período para que la USPTO apele a la Corte Suprema en caso Brunetti expiró el 11 de julio de 2018. Sin embargo, la USPTO, el 29 de Junio del 2018 presentó una solicitud para extender el plazo para presentar dicha apelación a la Corte Suprema del 11 de julio del 2018 hasta el 10 de agosto de 2018.

El pasado 7 de septiembre de 2018, la USPTO presentó ante la Corte Suprema de los EE. UU una petición para una orden judicial de Certiorari en Iancu v. Brunetti, solicitando la revisión por el Tribunal de la sentencia del Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito Federal de la Estados Unidos en In re Brunetti, 125 USPQ2d
1072. En vista de la Decisión “The Slants” y los nuevos jueces en la Corte, tendremos que esperar y ver cómo se decidirá este caso.

Nuestra firma está esperando el resultado de la decisión de Brunetti. Nuestro cliente, Slangology Apparel, LLC, presentó una solicitud para registrar la marca “SWEET PWUSSY SATDAY” presentada bajo la intención de utilizar la marca en el comercio para “Bandanas; Artículos para la cabeza, a saber, gorras y sombreros; Jerseys; Camisetas de manga corta o manga larga; Camisas de manga corta; Camisetas”.

Inicialmente, la solicitud fue denegada “porque la marca solicitada consiste en o incluye material inmoral o escandaloso” bajo la Ley de Marcas Registradas Sección 2 (a), 15 USC §1052 (a). Luego de presentar argumentos contra el rechazo de la marca de nuestro cliente, El abogado examinador suspendió cualquier acción adicional en la
solicitud de nuestro cliente porque la constitucionalidad de la disposición escandalosa de la Sección 2 (a) se encuentra actualmente bajo revisión en el Circuito Federal. Mientras tanto, ¡sigamos presentando esas marcas despreciativas, inmorales y/o escandalosas!

Atentamente,

Augusto Perera, Esq.

Intellectual Property, Business and Legal Affairs Attorney
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