La ley de marcas de los Estados Unidos se basa en el principio del derecho consuetudinario de primero en uso, primero en derecho. Este principio radica en la base que es el uso de la marca en el comercio interestatal, la que crea derechos sobre una marca, no su registro.
En los Estados Unidos, los solicitantes de marca pueden basar sus solicitudes de registro en la siguiente manera:
- Uso previo de la marca en el comercio interestatal, o;
- La intención de uso (ITU) de la marca en el comercio en el futuro.
No obstante, los solicitantes extranjeros, además de los puntos 1 y 2 anteriorermente mencionados, pueden basar sus solicitudes en:
- Una solicitud presentada en su país dentro de los seis meses posteriores a la fecha
de presentación de la primera solicitud extranjera , y/o - Un registro extranjero.
Uso Previo: “Uso previo en el comercio” significa que, al momento de presentacion, su marca deberá estar en un uso en el curso ordinario del comercio. Generalmente, como aceptables formas de uso se consideran las siguientes:
Para productos: La marca deberá aparecer en los productos en sí, en el envase de los productos, o en visualizaciones gráficas (displays, banners) asociadas con los productos, y dichos productos deben ser vendidos o transportados en el comercio. Para servicios: La marca deberá ser usada o mostrada en la venta o publicidad de los servicios, y dichos servicios deberán ser ofrecidos en el comercio.
Por el contrario, en los sistemas donde el derecho sobre una marca nace con su presentacion ante la entidad gubernamental respectiva, primero en tiempo, primero en derecho, el uso anterior no se toma en cuenta. Cualquiera que presente la solicitud primero tiene derechos superiores sobre la marca.
Un usupador de marca es aquel que solicite, o registre, una marca perteneciente a otro con la intención de beneficiarse del valor agregado de dicha marca. Si bien el usurpador de marcas registradas puede aprovechar el sistema de solicitar marcas en Estados Unidos bajo la intencion de uso, las usurpaciones de marcas registradas no es un gran problema en los Estados Unidos. Esto debido a la existencia de los principios del derecho consuetudinario del que usa primero la marca en el comercio y el fuerte sistema judicial prevaleciente en los Estados Unidos.
Ese no es el caso en muchas jurisdicciones extranjeras. Donde el sistema de primero en tiempo, primero en derecho, combinado con el hecho de que no se requiere probar el uso real de la marca en el comercio para obtener el registro. Ha facilitado que muchos usurpadores de marcas soliciten la protección de marcas en mala fe con la única intención de prevenir a los verdaderos propietarios de marcas en registrarlas, y pedirles a cambio el pago de sumas exhorbitantes para devolverlas.
Las muestras son abundantes, Apple, en el 2012 pago $60 millones de dolares a un ocupante ilegal de marca en China para obtener su marca iPad. Incluso los bufetes de abogados no son inmunes a tales ataques. Recientemente, después de la fusión de las firmas de abogados “Patton Boggs” y “Squire, Sanders & Dempsey”. Lo que parece fue una falsa firma de abogados de propiedad intelectual en China, días después de que se anunció la fusión, presentó una solicitud para protección de una marca en China para el nombre de la nueva firma fusionada “Squire Patton Boggs” y un nombre de dominio igual al de la firma fusionada bajo www.squirepattonsboggs.net. El usurpante de marcas chino exigió un rescate de casi medio millón de dólares para entregar la marca y el nombre de dominio al verdadero titular.
Recuperar su marca registrada y su dominio de un usurpante de marca es costoso y requiere mucho tiempo. “Squire Patton Boggs” se vio obligado a presentar una demanda de oposicion, la cual fue denegada, y luego procedió a presentar un procedimiento de cancelación contra el usurpante. El caso se resolvió extrajudicialmente y “Squire Patton Boggs” obtuvo el control, tanto de la marca, como del nombre de dominio; los términos del acuerdo no son públicos. Uno tiene que preguntarse cuánto recibió de compensación el usurpante de marcas comparado con cuánto le hubiese costado a “Squire Patton Boggs” presentar una solicitud de protección de marcas en las más importantes jurisdicciones que siguen el sistema de primero en tiempo, primero en derecho, antes de publicar su anuncio de fusion?
Dado que una marca registrada siempre representa la identidad de una empresa, perderla siempre es motivo de preocupación para sus titulares. Por lo tanto, la primera, y menos costosa defensa, contra un usurpador de marcas es solicitar la protección de una marca, y por la misma tener un abogado de marcas que lo asesore en el camino,
pagará a largo plazo el costo asociado.
He ayudado a innumerables empresas pequeñas a medianas internacionalmente con todas sus necesidades de propiedad intelectual. También me gustaría ayudarlo protegiendo sus derechos de marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intellectual en Estados Unidos, y en el extranjero, antes de que lo haga un ocupante ilegal de la marca.
Atentamente,
Augusto Perera, Esq.
Intellectual Property, Business and Legal Affairs Attorney
Augusto Perera, P.A.
2525 Ponce de Leon Boulevard
Suite #300
Coral Gables, FL 33134
T. 305-489-1901
T. 888-581-0816
F: 305-721-1532
C: 786-200-8674 (Call, Text or WhatsApp)
E: ap@tmmiami.com
www.tmmiami.com